浅析“用途专利”与“用途限定”对专利价值的影响
&gt;&gt;&gt; 一、引 言专利价值如何提升？1、专利的“高”价值体现在哪些维度2021年3月通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称“十四五”规划）提出要更好保护和激励高价值专利，并首次将“每万人口高价值发明专利拥有量（件）”纳入经济社会发展主要指标，并把该预期性指标列在“创新驱动”类别，明确提出到2025年计划达到“每万人口高价值发明专利拥有量12件”的预期目标，这引发了人们对“何为高价值专利”的广泛讨论。其中，有专家[1]提出可以从技术价值、法律价值、市场价值、经济价值以及战略价值五个维度来理解高价值专利，强调了高价值专利应具有较高的技术创新水平、合理平衡权利稳定性的坚实程度与排他性权利带来的垄断性利益、广阔的现有市场和未来市场、能够产生直接或间接的经济收益，能够作为专利权人进攻或防御的战略性手段。2021年3月29日，国家知识产权局战略规划司司长葛树接受新华社记者专访，官方首次定义了高价值发明专利的五种具体情形。以下5种情况的有效发明专利纳入高价值发明专利拥有量统计范围：（1）战略性新兴产业的发明专利（2）在海外有同族专利权的发明专利（3）维持年限超过10年的发明专利（4）实现较高质押融资金额的发明专利（5）获得国家科学技术奖或中国专利奖的发明专利。这几种具体情形与前述五个价值维度分析的结果基本一致。2、高价值专利不同分析维度与“用途专利”、“用途限定”之间的关联本文将从用途型专利主题以及产品主题权利要求中的用途限定角度切入，探讨“用途专利”与“用途限定”对专利价值的影响，为打造高价值专利提供一些理论支持。&gt;&gt;&gt; 二、“用途专利”与“用途限定”的定义（一） “用途专利”的定义关于“用途专利”，在本文中指权利要求书中设置了用途型主题的专利申请或授权专利。根据主题的类型不同，权利要求的类型可以分为两大类：二者的区别在于，产品权利要求是关于“物”的权利要求，而方法权利要求则是关于“活动”的权利要求，因此，方法权利要求中必然涉及动作步骤。例，“化合物X在制备产品P中的应用”、“化合物X在活动Y中的应用”等均为用途权利要求，天然地包括动作步骤。因此，用途权利要求是一种特殊形式的方法权利要求。根据专利法第11条（A11）的规定，不同主题类型的权利要求具有不同的权利内容，可参阅表1。针对新开发产品的权利要求与主题布局：其中，“专利产品”应当是专利意义上的“新产品”，“产品的专利方法”可以包括专利产品的方法（不局限于新方法）和产品的新专利方法（不局限于新产品），“产品的专利用途”则可以包括专利产品的用途（不局限于新用途）和产品的新专利用途（不局限于新产品）。而关于专利法第11条“专利方法直接获得的产品”中的“产品”，笔者认为，可以根据体系解释借鉴专利法第66条中的“新产品”的含义：“专利法第66条第1款：专利侵权纠纷涉及‘新产品’制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”由此引出的如下问题“专利法第66条第1款中‘新产品’究竟是仅需满足专利法意义上新颖性要求，还是需要满足专利法意义上‘新产品’的授权标准而同时具备新颖性和创造性？”则不在本文中展开讨论。表1. 不同主题类型的权利要求的权利内容差异[a] 关于方法权利要求的保护内容是否可以延及到“依照专利方法直接获得的产品”的使用权、许诺销售权、销售权和进口权还应结合现有技术进行判断；比如，当“依照专利方法直接获得的产品”是现有技术中存在的已知产品时，结合“以公开换保护”的专利本质，此时，如果允许将保护内容延及到“依照专利方法直接获得的产品”，则会不公平地损害公众的利益。[b] 对应于专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利，涉及了是否适用“举证责任倒置”的问题，本文中不展开讨论。对于新开发产品的专利主题设置，尽管从保护内容上用途权利要求的局限性较大，不过，从复审请求时保护主题的多样性、专利权的稳定性角度以及在一些特殊技术领域，用途权利要求则可能发挥重要的作用。比如，对于专利法第四次修改时引入的药品专利期限补偿制度，2020年发布的《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）对照表》规定了产品权利要求和用途权利要求在符合药品专利期限补偿条件的情况下，均可给予药品专利期限补偿：《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）对照表》新增第八十五条之四：对在中国获得上市许可的化学药、生物制品和中药新药产品专利、制备方法专利或者医药用途相关专利，符合药品专利期限补偿条件的，可以给予药品专利期限补偿。前款所称新药相关专利，是指国务院药品监督管理部门首次批准上市的新药活性成分相关专利。中药新药专利包括中药创新药相关专利和增加功能主治的中药改良型新药相关专利。不过，《专利法实施细则修改建议（征求意见稿）对照表》还设置了较为严格的适用条件，包括：“（一）一个药品同时存在多项专利的，专利权人只能请求对其中一项专利给予药品专利期限补偿；（二）一项专利同时涉及多个药品的，只能对一个药品就该专利提出药品专利期限补偿请求；……”。因此，当一项发明创造中可能涵盖了多个具有潜在市场应用价值的药物活性成分的情况下，可以合理利用医药用途相关专利布局及恰当的范围概况预留足够多的专利数量，以便后续可以为更多数量的上市注册药品申请药品专利期限补偿。（二）“用途限定”的定义关于“用途限定”，指产品权利要求的主题或特征部分所包括的用途特征。其包括了“用途限定”的权利要求，可能对专利生命周期中的多个阶段产生影响，比如：以上内容可参考表2来理解。其中，实质审查阶段者发生在专利权授予之前，其作用是做出是否授予专利权的判断；无效阶段则发生在专利权授予之后，其作用是做出专利权维持有效、部分维持有效或是全部被无效的判断。实质审查阶段和无效阶段的共通之处在于，均涉及“被审查文本是否符合授权标准”的判断，特别是涉及对新颖性和创造性的判断。表2.用途限定对专利生命周期不同阶段的影响不论“用途限定”是位于独立权利要求的主题部分或是特征部分（从属权利要求则对应于引用部分或限定部分），“用途限定”对新颖性和创造性的影响在质审查阶段和无效阶段都遵循“实质影响标准”，也即“用途限定”的实际限定作用取决于对所要求保护的产品本身的技术方案是否带来变化，比如是否导致结构和/或组分的变化。可参考专利审查指南第二部分第二章第3节部分：对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。……如果‘用于……’的限定对所要求保护的产品或设备本身没有带来影响，只是对产品或设备的用途或使用方式的描述，则其对产品或设备例如是否具有新颖性、创造性的判断不起作用。可以额外说明的是，在用途限定对产品本身的结构和/或组分产生影响的情况下，用途限定除了在新颖性判断时可产生限定作用，还有可能影响创造性的判断，比如，当“用途限定”导致应用领域与现有技术差异较大、跨领域应用具有技术偏见或技术障碍等情形时，有可能导致技术方案的非显而易见性。侵权诉讼阶段做出侵权与否判决的关键之一在于：判断被控侵权产品或方法的技术方案是否落入涉案专利的权利要求的保护范围内。根据法释〔2020〕19号《最高人民法院&lt;关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）&gt;》，明确规定“在人民法院确定专利权的保护范围时，独立权利要求的前序部分、特征部分以及从属权利要求的引用部分、限定部分记载的技术特征均有限定作用。”需要说明的是，专利审查指南第二部分第二章第3节中记载了“对于主题名称中含有用途限定的产品权利要求，其中的用途限定在确定该产品权利要求的保护范围时应当予以考虑，但其实际的限定作用取决于对所要求保护的产品本身带来何种影响。”笔者认为，专利审查指南是用于判断专利权是否应当被授予或专利权是否应当被无效的法律规范性文件，这里的“该产品权利要求的保护范围”的相关判断本质上仍是为了进行新颖性和创造性的判断，而不是用于解决侵权纠纷的直接目的。因此，专利审查指南中的上述规定与前述的“实质影响标准”是一致的。&gt;&gt;&gt; 三、“用途专利”、“用途限定”与“高价值专利”的关联如前所述，“高价值专利”可涉及五个分析维度：技术价值、法律价值、市场价值、经济价值以及战略价值。前述的不同分析维度与权利要求保护内容及保护范围之间的关联程度可参阅表3。其中，专利法第11条规定的权利要求保护内容与高价值专利的五个分析维度均具有较紧密的关联，而权利要求的保护范围则主要与法律价值、经济价值和战略价值密切相关。表3. 高价值专利不同分析维度与权利要求保护内容及保护范围之间的关联程度将表3进一步结合第二部分进行讨论，可以进一步分析高价值专利的不同分析维度与“用途专利”、“用途限定”之间的关联程度。参阅表4，“包含用途型主题的权利要求”对“高价值专利”的五个分析维度：技术价值、法律价值、市场价值、经济价值以及战略价值均具有较紧密的关联，而包含“用途限定”的权利要求则主要与法律价值、经济价值和战略价值密切相关。表4. 高价值专利的不同分析维度与“用途专利”、“用途限定”之间的关联程度因此，为了提高新开发产品相关专利的专利价值，权利要求主题的类型设计非常重要。除了尽量从产品角度概括权利要求外，还可以根据可能启动的复审程序中可能需要的主题类型、维持专利权有效可能需要的主题类型等角度还同时设置用途权利要求。对于涉及药品专利期限补偿可能性的专利申请，以针对一类已知产品的某个新适应症为例，除可以设置该类产品（如通式化合物）的医药用途权利要求外，还可以根据权利要求概括方案中具有高价值潜力的具体药物活性成分（如具体化合物）的数量分别设置相应的医药用途权利要求，为后续分案形成多个具有药品专利期限补偿价值的专利预留空间；当然，也可以通过专利组合之间的合理布局，针对有上市注册潜力的多个药物活性成分分别直接提交独自的医药用途专利申请。此外，如果不是为了有意地提升产品权利要求的创造性，应尽量避免在产品权利要求中引用“用途限定”。当“用途限定”对产品的结构和/或组分带来实质性影响时，可以在从属权利要求中利用“用途限定”增加权利要求的梯度设计。&gt;&gt;&gt; 四、结 语本文中，从“用途专利（存在包含用途型主题的权利要求）”和“用途限定（对应含用途限定的权利要求）”各自的特点出发，分析了不同主题类型的权利要求的权利内容差异以及用途限定对专利生命周期不同阶段的影响，进一步对权利要求的保护内容与保护范围进行综合分析，建立了高价值专利不同分析维度与“用途专利”、“用途限定”之间的关联程度表。其中，“包含用途型主题的权利要求”对“高价值专利”的五个分析维度：技术价值、法律价值、市场价值、经济价值以及战略价值均具有较紧密的关联，而包含“用途限定”的权利要求则主要与法律价值、经济价值和战略价值密切相关。