【IPO专题】专利共有的审核要点及合规建议（附案例）
专利作为技术的主要载体，是企业核心竞争力的体现之一，其权属完整性、是否存在重大纠纷、取得或者使用是否存在重大不利变化历来是IPO审核部门的关注重点。有鉴于此，我们根据项目经验及相关公开信息的梳理和分析，总结归纳影响企业IPO的六大典型专利问题并提出合规建议，以文章连载的形式供拟A股上市企业及相关方参考和讨论。本文为该系列文章的第一篇。
“专利共有”即指一项专利由两个及两个以上的专利权人共同拥有，专利权人的主体可以是单位（包括公司和院校等），也可以是个人。专利共有的形成往往与委托研发、合作研发、专利权转让等行为有关。例如，由两个及以上的公司共同合作研究、完成的发明创造，或者一方提供研究经费、另一方完成技术研究并约定作为共同申请人的，在专利申请授权后即形成共有专利。
拟上市企业存在专利共有情形的，交易所审核部门常见关注要点及问询方式包括：
1.共有专利产生的背景、原因、形成过程，发行人在其中发挥的实际作用，共有专利的形成场所；
2.共有专利在发行人生产经营中的作用、是否涉及发行人核心技术，以及在核心技术或产品、服务中的运用情况；
3.共有专利的使用及收益是否有明确约定，是否需要支付相关费用，是否存在不能持续使用的风险；相关技术后续改进是否受限，相关成果归属是否有明确约定；
4.是否涉及非共有专利权方研发人员的职务成果或者共有专利权方研发人员前单位的职务成果，是否违反竞业禁止、保密规定或约定；
5.是否主要依赖于共有方，发行人是否具备自主独立研发能力，是否具有独立面向市场自主经营的能力；
6.共有方对共有专利的使用情况，是否构成与发行人相竞争的情形，是否限制发行人相关业务的拓展，发行人与共有方之间是否存在纠纷或潜在纠纷等。
（一）尽量避免与他方共有专利权。在共同研究或者合作开发、委托开发中通过合同明确约定专利申请权、专利权由拟IPO企业所享有,并由拟IPO企业给予其他方合理的经济补偿；在利用本单位的物质技术条件所进行的研究中,尽量避免约定发明人或设计人与拟IPO企业共同享有专利权。
（二）若技术开发活动已经结束，各开发方就专利申请权及专利权的归属未有约定或者虽有约定但仅约定各方共同所有而无明确权利义务分配方式，即可通过签订技术转让合同的方式来使拟IPO企业取得共有专利权的全部权利。
（三）若无法获得共有专利权的全部权属，则应与共有方对共有专利的实施方式、处分、使用收益等事项做出详细约定，避免因发行人实施专利受到限制或者共有方擅自转让、许可其他方实施共有专利，从而对发行人的生产经营造成重大不利影响。如明确约定各共有专利权人不可许可（包括普通许可）他人实施共有专利权，或者许可（包括普通许可）他人实施共有专利权时需取得所有权利人的一致同意，并明确许可所获经济利益的分配方式。在悦康药业（688658）案例中，发行人与上海欣峰约定，未经发行人同意，上海欣峰不得许可他人实施共有专利，亦不得将共有专利转让给他人，发行人因实施共有专利而获得的收益均归发行人自有。
（四）核查共有专利对发行人收入和毛利贡献占比，以确认共有专利是否为发行人的核心专利和技术。如果共有专利涉及发行人的核心技术，或者共有专利的占比较高，发行人应当充分论证发行人是发明创造的实际执行人和完成人，共有方仅承担专利申请、管理和维护等辅助性工作，且发行人与共有方之间共有专利具有合理的背景，发行人具备独立研发能力，对共有方不存在依赖。
（五）取得各共有方相应的声明与承诺：确认共有专利权是否涉及非共有专利权方研发人员的职务成果或者共有专利权方研发人员前单位的职务成果，是否违反竞业禁止、保密规定或约定；确认共有专利不存在纠纷或者潜在纠纷以消除风险。在科汇股份（688681）案例中，就发行人与中国石油大学（华东）、山东理工大学共同拥有的专利，两所高校均出具说明，承诺除用于教学或科研目的外，不允许任何第三方使用上述共有专利，与发行人不存在任何利益或权益的潜在纠纷。
（一）悦康药业（688658）
【问询】
招股说明书披露，发行人拥有78项发明专利，部分专利为发行人与关联方或第三方单位共享专利，请发行人说明：发行人对共有专利是否存在依赖，发行人研发能力对相关单位是否存在依赖，共有专利事项是否存在纠纷或潜在纠纷。
【回复】
针对发行人与上海欣峰共有的7项专利，发行人已与上海欣峰就该等共有专利签署《共有专利权益安排协议》，约定双方均有权单独实施该等共有专利，并约定未经发行人同意，上海欣峰不得许可他人实施共有专利，亦不得将共有专利转让给他人；针对发行人与源通康百共有的4项专利，发行人与源通康百已签署专利转让协议，源通康百放弃专利权并将专利转让给发行人，该等专利已经完成专利权人的变更登记，即专利权人已登记为发行人。在以上共有专利中，与公司产品相关的专利有9项(其中3项原与源通康百所共有)，与公司的主要产品相关的专利有3项。对于与公司产品相关的共有专利，公司均可以自主使用专利，且公司因实施共有专利而获得的收益均归公司自有，行使过程中不存在需要依赖其他方的情况。
（二）科汇股份（688681）
根据招股说明书披露，发行人存在与山东理工大学、中国石油大学（华东）共同拥有专利的情况。为保证发行人专利不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷。山东理工大学出具了《山东理工大学关于徐丙垠教授等人与本校合作研发知识产权相关事项的说明》，确认上述共有专利由科汇股份独占使用，科汇股份在生产经营中使用上述共有专利无需向山东理工大学支付任何费用，与山东理工大学亦不存在任何利益或权益的潜在纠纷，科汇股份在上述共有专利基础上形成的后续知识产权，由科汇股份独自享有，并承诺除用于教学或科研目的外，山东理工大学不许可任何第三方使用上述共有专利，山东理工大学在上述共有专利基础上形成的后续知识产权，科汇股份在同等条件下有优先受让权；中国石油大学（华东）出具了《中国石油大学（华东）关于薛永端教授与本校合作研发知识产权相关事项的说明》，确认上述共有专利由科汇股份独占使用，科汇股份在生产经营中使用上述共有专利无需向中国石油大学（华东）支付任何费用，与中国石油大学（华东）亦不存在任何利益或权益的潜在纠纷，科汇股份在上述共有专利基础上形成的后续知识产权，由科汇股份独自享有，并承诺除用于教学或科研目的外，中国石油大学（华东）不许可任何第三方使用上述共有专利，中国石油大学（华东）在上述共有专利基础上形成的后续知识产权，科汇股份在同等条件下有优先受让权。
（三）孚能科技（688567）
【问询】
根据招股说明书，发行人的《电池包以及具有其的车辆》（专利号：201921062461.6）、《用于车辆的电池箱体以及具有其的车辆》（专利号：201921059407.6）、《用于车辆的电池模组以及车辆》（专利号：201921062445.7）、《电池模组、电池包以及车辆》（专利号：201921059288.4）4项专利系与北京新能源汽车股份有限公司共有。
请发行人说明并在招股说明书中补充披露：上述共有专利的开发、形成过程，发行人在当中的参与情况；发行人与北京新能源汽车股份有限公司关于上述专利的约定情况，是否存在排他协议，是否存在未来发行人无法合法使用上述专利技术的风险；上述专利与发行人核心技术的关系，是否属于发行人正常生产经营中不可替代的核心技术；上述专利所对应产品报告期内收入及占比情况，是否出现无法使用上述专利将对发行人生产经营造成重大影响。
【回复】
1、上述共有专利的开发、形成过程，发行人在当中的参与情况
上述共有专利是在发行人与北京新能源汽车股份有限公司（以下简称“北汽新能源”）合作EC5车型项目中开发、形成的专利。
根据发行人与北汽新能源于2019年5月16日签署的《零部件技术标准协议书》，双方联合开发动力电池系统，在开发过程中，发行人的责任包括负责完成系统结构、电气性能、系统集成等设计工作；负责完成系统产品结构的可行性分析，提供分析报告；在产品加工生产方面，发行人负责完成产品的生产准备及加工生产，提供工装样件，质量控制；负责产品零部件的采购及认证；在技术更改时，发行人负责对产品工艺性的更改设计，同时根据北汽新能源提供相关边界条件进行性能分析及耐久性分析。上述共有专利的开发、形成过程及发行人的具体参与情况如下所示：
2、发行人与北京新能源汽车股份有限公司关于上述专利的约定情况，是否存在排他协议，是否存在未来发行人无法合法使用上述专利技术的风险
（1）发行人与北京新能源汽车股份有限公司关于上述专利的约定情况，是否存在排他协议
根据发行人与北汽新能源于2019年5月16日签署的《零部件技术标准协议书》，就北汽新能源与发行人共同开发锂离子动力电池系统总成达成约定，知识产权相关约定内容如下：
根据《专利法》第十五条的规定，“专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利。”
根据《零部件技术标准协议书》，发行人与北汽新能源共同拥有相关专利的专利权，双方对权利转让及许可使用存在限制性约定，但该协议中无禁止发行人单独使用、实施的权利或限定发行人使用期限、使用地域等排他性内容。发行人与北汽新能源之间未签订与上述共有专利相关的其他排他协议。
因此，除权利转让及许可使用存在限制性约定外，发行人与北汽新能源之间无禁止发行人单独使用、实施或限定发行人使用期限、使用地域的排他协议，根据《专利法》的上述规定，发行人具有独自使用、实施上述专利的权利。
（2）是否存在未来发行人无法合法使用上述专利技术的风险
根据前述内容，发行人合法拥有共有专利的专利权，依法具有独自使用上述共有专利的权利，截至本招股说明书签署日，发行人与北汽新能源之间就上述共有专利之间不存在争议或纠纷，上述共有专利之上未设置质押等权利限制，未来发行人无法合法使用上述专利技术的可能性较小。
3、上述专利与发行人核心技术的关系，是否属于发行人正常生产经营中不可替代的核心技术
（1）上述专利与发行人核心技术的关系
根据上述专利文件、发行人提供的书面说明，上述专利应用了发行人的核心技术，具体如下所示：
（2）是否属于发行人正常生产经营中不可替代的核心技术
如上表所示，上述四项发行人与北汽新能源共有专利的专利类型均为实用新型，旨在解决具体产品应用过程中的实用性问题，在产品设计及专利形成过程中应用了发行人的核心技术“电池模组设计技术”，是发行人核心技术的一种具体应用及体现方式，但上述四项专利并不等同于发行人的核心技术。截至本招股说明书签署日，上述四项专利主要应用于发行人与北汽新能源合作的EC5车型相关电池系统产品中。除上述发行人与北汽新能源共有的四项专利外，截至本招股说明书签署日，发行人还独自拥有其他25项应用该“电池模组设计技术”的已授权专利，独自拥有42项应用该“电池模组设计技术”的在申请专利。因此，上述四项专利不属于发行人正常生产经营中不可替代的核心技术。
发行人自主研发并拥有的核心技术“电池模组设计技术”能够提升成组效率，从而提高系统能量密度，降低生产成本，具有国内领先的先进性，目前该技术成熟，在发行人动力电池模组的设计、生产中广泛使用，对于公司生产经营具有积极意义和重要作用，因此，“电池模组设计技术”属于发行人正常生产经营中不可替代的核心技术。
综上所述，上述共有专利应用了发行人的核心技术，但不等同于发行人的核心技术，上述四项专利不属于发行人正常生产经营中不可替代的核心技术，上述四项专利涉及的“电池模组设计技术”属于发行人正常生产经营中不可替代的核心技术。
4、上述专利所对应产品报告期内收入及占比情况，是否出现无法使用上述专利将对发行人生产经营造成重大影响
（1）上述专利所对应产品报告期内收入及占比情况
上述四项专利主要应用于发行人与北汽新能源合作的EC5车型相关的动力系统产品，公司自2019年5月开始向北汽新能源集中供货该产品，报告期内，该产品收入及占比情况如下所示：
（2）是否出现无法使用上述专利将对发行人生产经营造成重大影响
根据前述内容，截至招股说明书签署日，上述四项专利主要应用于发行人与北汽新能源合作的EC5车型相关电池系统产品中，不存在未来发行人无法合法使用上述专利技术的情况；同时，上述四项专利涉及的核心技术“电池模组设计技术”为发行人自主研发并独自拥有，在技术方面不存在依赖第三方的情况，能够保证发行人动力电池模组设计、生产的正常生产。
综上所述，上述专利所对应产品2019年销售收入为107,845.98万元，占比44.03%，未出现无法使用上述专利对发行人生产经营造成重大影响的情形。